LE PÈRE-NOËL ET LE DROIT #4 : LE DROIT DES MARQUES

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Est-il possible de déposer la marque Père-Noël ?

 

« Une marque à la valeur quasi inestimable, un personnage emblématique, 63 millions d’euros de chiffres d’affaires générés pour le seul marché français en 2011, un business résistant à la crise. Alors pourquoi un tel filon n’a-t-il pas encore été déposé et protégé par une personne physique ou morale ? », c’est en ces termes qu’Alexandre HUREL s’interrogeait, sur un plan marketing, dans son article paru dans le Journal du Net le 23 décembre 2014. Il faut dire que selon une étude du cabinet Brand Finance, spécialisé dans la valorisation des marques, le poids de la marque «Papa Noël» pesait en 2013 1600 milliards de dollars (1162 milliards d’euros), soit près de trois fois plus qu’Apple, ou plus de cinq fois celle de Coca-Cola…

 

Mais qu’en est-il en droit ? Est-il possible de déposer la marque PERE-NOEL ?

 

La simple consultation de la base INPI des marques déposées permet de constater que si 94 marques déposées comportent la dénomination « PERE-NOEL », aucune n’est constituée que de ces deux mots.

 

Il est tout d’abord important de rappeler que la marque de produits ou de services, au sens du Code de la Propriété Intellectuelle, est « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Elle constitue un signe permettant d’attirer et de retenir une clientèle.

 

Depuis l’ordonnance nº 2019-1169 du 13 novembre 2019, l’article L.711-1 du code de la propriété industrielle dispose : « Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. »

 

Nonobstant le caractère très général de ce texte, il est recommandé de se référer à la décision du directeur général de l’INPI du 11 décembre 2019 relative aux modalités de dépôt des demandes d’enregistrement de marques de produits ou de services, qui envisage les différents signes susceptibles d’être déposés. Cette décision vise ainsi les marques verbales, les marques figuratives, les marques de forme, les marques de position, les marques de motif(s), les marques de couleur (unique sans contours ou combinaisons de couleurs), les marques sonores, les marques de mouvement, les marques multimédias, ainsi que les marques composées d’éléments ayant des caractéristiques holographiques.

 

La dénomination PERE-NOEL répond donc bien à cette définition en ce qu’elle constitue une marque nominale. La marque nominale est constituée d’un ou de plusieurs mots et peut s’écrire, se lire et se prononcer. Une telle marque est composée exclusivement de mots, de lettres, de chiffres, d’autres caractères typographiques standard ou d’une combinaison de ceux-ci. (décision précitée no 2019-157, 11 déc. 2019, art. 4, § 3, a).

 

Mais au-delà de cette première analyse positive des termes qu’il est permis de déposer, il convient également d’analyser les signes exclus. En effet, il ne suffit pas de choisir une marque parmi les signes possibles, Il est encore nécessaire que le signe choisi constitue une marque valable et qu’il ne se voit pas opposer un motif absolu de refus ou de nullité.

 

Ainsi, le code de la propriété intellectuelle exige non seulement que la marque soit distinctive, mais encore qu’elle ne soit pas entachée d’un vice de descriptivité ou de généricité (CPI, art. L. 711-2, 2º, 3º et 4º). Pour rester dans la thématique, et illustrer la condition de distinctivité imposée par le code, il sera souligné qu’à raison du défaut de distinctivité, la marque « marché de noël » pour des chalets en bois a été annulée (Cass.com., 28 janvier 2003, PIBD n°763-III-241).

 

La marque descriptive est quant à elle, celle qui est exclusivement composée « d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service » (CPI, art. L. 711-2, 3º).

 

Enfin, la marque générique est la marque constituée uniquement d’un signe (mot, image, forme, couleur) qu’impose naturellement le produit ou le service qu’il vise à désigner, de sorte que la marque n’est pas distinctive. L’article L. 711-2, 4º, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur, reprend la formule de la directive (UE) no 2015/2436 du 16 décembre 2015 à savoir qu’est ainsi refusée à l’enregistrement une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

 

Naturellement l’analyse doit être effectuée à l’aune des produits et/ou services qui seront visés dans le dépôt. En effet le caractère distinctif, générique, ou descriptif s’analyse par rapport aux produits ou services auxquels elle se rapporte.

 

En tout état de cause, même si elle n’était pas déclarée nulle, la marque PERE-NOEL serait considérée comme une marque faible, sur un plan juridique (et quoi qu’en disent les agences de marketing). En effet, il ne peut être envisagé, au regard de l’antériorité de la dénomination d’espérer une appropriation comme le suggérait Alexandre HUREL dans son article précité. Son caractère générique est particulièrement prégnant.

 

Enfin, et depuis le 1er avril 2020, sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. (CPI article L.716-2). Ainsi les demandes de nullités fondées sur un motif de nullité absolue de la marque (défaut de distinctivité, ou encore caractère générique ou descriptif) sont de la compétence du Directeur de l’INPI.

 

Cette dernière réforme tend à simplifier et accélérer l’annulation de marques manifestement nulles.

 

Le justiciable, qui par définition ne croît plus au PERE-NOEL, aura compris qu’après avoir voulu limiter le contentieux en matière de droit des marques par une spécialisation et donc une limitation des juridictions compétentes pour en connaître, le législateur, s’étonnant d’un engorgement des Tribunaux désignés pour cette tâche, a décidé de mettre en place la seule solution qu’il considère efficace pour lutter contre la pénurie des moyens alloués à la justice : la DEJUDICIARISATION.

 

Guillaume BARDON

Avocat Associé

CM&B AVOCATS